王珏磷 | 改进动机对创造性判断的影响（上）

摘要：在涉及创造性评价的专利授权确权纠纷中，针对无效请求人使用的证据组合方式，专利权人经常会主张本领域技术人员对最接近现有技术不具有改进动机。然而改进动机对创造性判断有何影响，如何判断改进动机，现行法律均没有相对清晰的标准。本文首先在厘清改进动机定义和产生条件的基础

作者 | 王珏磷

北京隆诺律师事务所

在涉及创造性评价的专利授权确权纠纷中，针对无效请求人使用的证据组合方式，专利权人经常会主张本领域技术人员对最接近现有技术不具有改进动机。然而改进动机对创造性判断有何影响，如何判断改进动机，现行法律均没有相对清晰的标准。本文首先在厘清改进动机定义和产生条件的基础上，从原理上探究改进动机对创造性判断有无影响，如何影响。其次，本文将重点讨论改进动机的判断方法。具体的，本文将影响改进动机的因素划分为两大类—促进因素和阻碍因素，并强调在判断是否具有改进动机时应当对这两方面的因素予以综合考量。受限于篇幅，本文将会分为上篇和下篇。上篇中，本文将介绍改进动机的定义和产生条件，以及改进动机在创造性判断中的地位。重点的，将主要介绍改进动机的促进因素。在下篇中，本文将着重讨论改进动机的阻碍因素。

一、什么是改进动机？

（一）改进动机的定义和产生条件：发现技术问题+合理的成功预期

《专利审查指南》（以下简称“审查指南”）在创造性评价“三步法”中明确了现有技术是否存在技术启示需要考虑本领域技术人员是否有动机改进现有技术。“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”目前关于改进动机比较权威的定义是：“在现有技术客观存在着某种技术问题的情况下，如果所属领域的技术人员基于现有技术公开的信息能够意识到解决该问题的现实需要，且对将区别特征应用于最接近的现有技术进行改进后能使相应的技术问题得以解决形成合理的成功预期，则意味着所属领域的技术人员能够产生改进最接近的现有技术的动机[1]”。由以上定义可知，改进动机的产生条件可以概括为：“发现技术问题”+“合理的成功预期”。

以本领域技术人员不具有改进动机为由主张具有创造性已经成为专利权人面对无效挑战的一种常规策略。例如，专利权人可能会主张，由于最接近现有技术本身不涉及本专利需要解决的技术问题，本领域技术人员不会对其产生改进动机。然而根据审查指南的规定和以上改进动机的定义，改进动机的来源不仅仅只是局限于最接近的现有技术本身，改进动机可以来源于现有技术整体。例如审查指南规定要根据“现有技术整体”来判断是否存在技术启示；以及以上定义中提到要“基于现有技术公开的信息”来判断本领域技术人员能否意识到相应的技术问题。因此，即便最接近现有技术本身可能不涉及本专利的技术问题，如果本领域技术人员基于现有技术的整体信息能够意识到最接近现有技术存在相应的技术问题，本领域技术人员也可能对其产生改进动机。

（二）改进动机在创造性判断中的地位

1. 改进动机对显而易见性的判断至关重要

关于显而易见性的判断，我们可以把最接近现有技术和发明看做两个端点，一般我们认为两点之间的“直线”是付出智力劳动最小的最佳发明改进路径。创造性判断本质上是以选取的最接近的现有技术为起点，以发明为终点，以两点之间的“直线”为重构发明的最佳路径，从本领域技术人员的视角来判断沿着该路径得出发明是否显而易见。如果本领域技术人员能够始终沿着该路径改进，意味着本领域技术人员只需要付出最小的智力劳动就可以得到发明，此时发明对于本领域技术人员来说显而易见。而如果偏离了该路径，意味着本领域技术人员需要付出更多的智力劳动才能得到发明，此时发明对于不具有创造性的本领域技术人员并非显而易见。

改进动机对显而易见性的判断具有重要影响。前面提到，改进动机的产生需要满足“发现技术问题”+“合理的成功预期”两个条件。其中任一条件得不到满足，都会影响到本领域技术人员沿着最佳路径改进发明。

第一，本领域技术人员能否意识到最接近现有技术上存在的技术问题，将决定本领域技术人员是否一开始就能找准改进方向。如果本领域技术人员找错了改进方向，其最后得出的技术方案可能与发明南辕北辙。即便最后本领域技术人员仍旧得出了发明，本领域技术人员在兜兜转转的过程中也需要付出比沿着“直线”改进更多的智力劳动。由于此时得到发明需要付出创造性劳动，发明对本领域技术人员来说并非显而易见。相反，如果本领域技术人员客观上能够在不付出创造性劳动的前提下意识到上述问题，则意味着其从一开始就找到了这条改进发明的最佳路径，有望在不付出创造性劳动的前提下得到发明。

第二，当现有技术存在与区别技术特征对应的技术手段时，本领域技术人员对将该手段应用于最接近现有技术以解决其存在的技术问题能否形成合理的成功预期，将决定本领域技术人员最终能否沿着最佳路径抵达发明。如果该合理的成功预期不存在，本领域技术人员可能会认为这条“直线”无法走通，转而寻求其他的发明改进路径，最后必然会付出更多的智力劳动，从而无法在不付出创造性劳动的前提下获得发明。相反，如果本领域技术人员具有该合理的成功预期，则意味着本领域技术人员沿着最佳路径抵达发明不存在任何障碍，且不需要付出任何创造性的劳动，此时发明对于本领域技术人员来说是显而易见的。

2. 中外法律实践都要求在创造性的判断中考虑改进动机

第一，在国内的法律实践中，除了审查指南规定在“三步法”中要考虑改进动机外，中国最高人民法院知识产权法庭在多条有关创造性的裁判要旨中均涉及到了改进动机。例如，在（2022）最高法知行终316号中，法院表示，“在采用‘三步法’判断发明创造是否具备创造性的过程中，判断本领域技术人员是否会对最接近的现有技术产生改进动机以及是否有将作为现有技术的对比文件相结合的技术启示时，如果发明与最接近的现有技术之间在发明构思上存在明显差异，则通常可以认定本领域技术人员不会有改进最接近的现有技术以得到本发明的动机”。

第二，在域外法律实践中，美国巡回上诉法院认为一项发明显而易见需要同时满足本领域技术人员对组合现有技术有“合理的成功预期”和有“动机”结合两个条件[2]。《欧洲专利局审查指南》（Guidelines for Examination in the European Patent Office）规定，是否存在技术启示的关键在于，“是否现有技术提供了调整或改进最接近的现有技术以期望获得某种改进或者优势的动机，使得本领域技术人员能通过这种调整或改进来获得发明[3]”。

综上所述，改进动机的判断对显而易见性具有重要的影响。如果本领域技术人员对最接近现有技术具有改进动机，此时发明是显而易见的；如果不具有相应改进动机，此时发明并非显而易见。而如何判断改进动机，则需要从改进动机产生条件的角度综合考虑正反两方面的因素，判断是否满足改进动机的产生条件。如果本领域技术人员能够发现相关技术问题，并对将区别技术特征运用于最接近现有技术以解决该技术问题能够形成合理的成功预期，则本领域技术人员对最接近现有技术具有改进动机。下面，本文将逐一讨论这两种因素。

二、促进改进动机的因素

在促进改进动机的因素方面，可以综合考虑现有技术的教导、合乎逻辑的分析推理、本领域以及市场的普遍需求和有限的试验四个因素。具体的，有关“发现技术问题”，可以考虑现有技术是否教导了相关技术问题的存在，技术问题能否通过合乎逻辑的分析推理而发现，该技术问题是否属于本领域以及市场的普遍需求；有关“合理的成功预期”，可以考虑现有技术是否教导了将区别技术特征应用于最接近现有技术以解决其存在的技术问题，或者本领域技术人员能否通过合乎逻辑的分析推理或者有限的试验获得这种运用的“合理的成功预期”。

（一）现有技术的教导

1. 现有技术的明示教导

有的现有技术中可能会明确记载最接近现有技术中存在的技术问题，或者提示进一步改进最接近现有技术的方向。此外，有的现有技术可能会明确指出某种手段可以用来解决最接近现有技术面临的技术问题，从而使得本领域技术人员对将该手段运用于最接近的现有技术上以解决其存在的技术问题产生合理的成功预期

2. 现有技术的默示教导

除了现有技术的明确记载以外，有的现有技术会以默示地、间接地方式对本领域技术人员产生影响。例如，现有技术的教导可以表现为某种技术发展的趋势，以人工智能领域的发明创造为例，如果某项发明是以人工智能技术来解决某个传统的技术问题，鉴于人工智能已经成为了一种技术趋势，这种趋势将使得本领域技术人员有动机将现有技术朝着人工智能的方向进行改进。

常见的以默示方式教导本领域技术人员的现有技术就是本领域公知常识。本领域公知常识不仅可以被用于发现最接近现有技术中可能存在的技术问题，本领域技术人员还可以借助公知常识，对某种技术手段能否应用于最接近现有技术、应用后能否解决相应的技术问题形成合理的成功预期。

（二）合乎逻辑的分析推理

本领域技术人员虽然不具有创造性，但是仍具有一定的分析推理能力。例如，在最接近现有技术存在着某一缺陷的情况下，本领域技术人员可能通过合乎逻辑的分析、推理找到产生缺陷的原因；在现有技术披露了某一技术手段的情况下，通过合理逻辑的分析和推理，本领域技术人员可能会意识到其能够用于解决最接近现有技术的问题。本领域技术人员合乎逻辑的分析推理能力常常和其具有的本领域公知常识相互配合，共同促进改进动机。

案例阐释

案例一：第61162号复审决定（200810215873.9）

规则总结：如果最接近现有技术存在的技术问题根据所属领域的公知常识，并通过合乎逻辑的分析和推理可以知晓，则不会阻碍所属领域的技术人员产生改进现有技术的动机。

案情简介：涉案专利权利要求1要求保护一种标签机，与对比文件1的区别在于：涉案申请明确支撑装置、真空卷轴以及分离元件由相同基材制成，其平均热膨胀系数相等；而对比文件没有特别强调三者的制造基材是否相同。发明实际解决的技术问题是标签机因热膨胀导致的磨损加重。

请求人主张其发现该技术问题付出了创造性劳动。决定认为，在标签机领域的技术人员已经注意到不一致的热膨胀会引起分离元件或真空卷轴的弯曲或变形。在排查分离元件与真空卷轴这两个相抵部件发生严重磨损的原因时，本领域技术人员能够分析出不一致的热膨胀可能导致它们之间的间隔变小从而加剧两者的磨损，进而产生将对比文件1中的基材改进为相同材质的动机。

案例阐释

案例二：第43751号复审决定（200680009647.4）

规则总结：在区别特征作为技术手段已被现有技术公开的前提下，所属领域技术人员如能够根据本领域公知常识，经过逻辑分析和推理合理预见到将该技术手段应用于最接近现有技术后能够解决相应的技术问题，则会产生改进该最接近现有技术的动机。

案情简介：涉案专利权利要求1保护一种喷洒于食用植物的真菌毒素的生成抑制方法，该方法将含有甲基硫菌灵制剂与甾醇生物合成抑制剂的混合制剂散布于食用植物。对比文件1公开了使用的苯菌灵和戊唑醇（甾醇生物合成抑制剂中的一种）喷洒于小麦以降低真菌毒素的含量的方法。二者的区别在于：权利要求1中有效成分之一为甲基硫菌灵，而对比文件1中对应的有效成分为苯菌灵。对比文件2公开了甲基硫菌灵制剂对小麦真菌毒素污染的影响，其能够降低真菌毒素含量。

决定认为，虽然苯菌灵和甲基硫菌灵在结构上有差异，但所属领域公知两者均属于同一类杀菌剂，两者在植物体内处于同一代谢途径中，实际发挥作用的代谢物亦相同。经过逻辑分析、推理后，本领域技术人员有动机将甲基硫菌灵应用于对比文件1以替换苯菌灵。因此在对比文件1的基础上结合对比文件2和所属领域的公知常识从而得到权利要求1的技术方案是显而易见的。

（三）本领域以及市场的普遍需求

本领域或者市场的普遍需求可能让本领域技术人员意识到某种需要解决的技术问题，从而促使其产生改进最接近的现有技术的动机。

案例阐释

案例三：第12964号无效决定（200410027404.6）

规则总结：面对所属领城中公认的问题或普遍存在的需求，如果所属领域的技术人员知道现有技术中存在解决该问题或满足该需求的相关技术手段，且能合理预期到将该手段应用于最接近现有技术能够带来成功解决上述问题或滿足上述需要的效果，则所属领域的技术人员会产生改进最接近的现有技术的动机[4]。

案情简介：涉案专利权利要求1要求保护一种热管散热装置，与对比文件1的区别之一为：热管蒸发部与热源发热面直接接触的平表面的平面度与基板的下表面的平面度相同。发明实际解决的技术问题是如何提高热传导效率。

决定认为对比文件1和2中都公开了热管和热源的接触面是平的，而提高热传导效率是热管领域普便存在的需求，同时所述领域技术人员公知散热部件与热源的接触平面的平坦程度相同可以有效增大接触面积，并且可以预期其能够成功带来提高热传导效率的效果，因此，所属领域的技术人员容易产生针对对比文件1的改进动机，并应用该区别技术特征以解决提高热传导效率的技术问题。

（四）有限的试验

本领域技术人员拥有应用常规试验手段的能力。当现有技术公开了一个比区别技术特征更加上位的技术特征时，或者公开了多种技术方案，或者仅仅涉及一些辅助性手段的确定、选择和调整，如果区别技术特征是本领域技术人员通过有限的试验可以得到，则将有利于本领域技术人员产生相应的改进动机。有限的试验通常也会和其他促进因素一同配合，共同促进改进动机的产生。

案例阐释

案例四：第28609号无效决定（201220370815.5）

规则总结：如果最接近的现有技术和发明的整体结构基本相同，区别仅在于最接近现有技术公开的某一技术特征相较于发明更加上位，而所属领域的技术人员根据其所知晓的本领域公知常识，能够意识到其客观起到的作用与发明所追求的效果一致，且有能力通过有限的试验将该技术特征进一步具体化为发明的对应特征，则应当认为所属领域的技术人员会产生改进最接近现有技术的动机。

案情简介：涉案专利保护一种通常设置在列车车体和转向架之间的空气弹簧，证据1和涉案专利的基本结构相同，两者的第3支撑部件在竖直方向的中心剖面从上侧端部向下侧支撑面端部均是逐渐变宽，主要区别在于：涉案专利具体限定了第3支撑部件外周面为圆锥形，而证据1并没有限定。

决定认为，涉案专利使第3支撑部件在竖直方向的中心剖面从上侧端部向下侧支撑面端部逐渐变宽，是为了解决在调整弹簧第3支撑部件31的高度，空气弹簧的整体重量增加的技术问题。尽管证据1未对安装座（第3支撑部件）形状如此设置所起的作用予以说明，但是所属领域的技术人员利用其所掌握的公知常识能够意识到，这种设置方式一方面能够稳固支撑转向架，另一方面能够在调整空气弹簧高度时尽量少地增加其重量；并且，将安装座的外周面限定为圆锥形，是本领域技术人员在证据1公开的剖面形状下，通过有限的试验能够进一步确定，因此所述领域的技术人员有动机对现有技术做出如此的改进。

上篇小结：

改进动机在创造性的判断中具有重要地位。如果本领域技术人员对最接近现有技术不具有改进动机，则发明并非显而易见；如果具有改进动机，则发明是显而易见的。改进动机的产生需要本领域技术人员能够发现最接近现有技术存在的技术问题，并对将区别技术特征运用于最接近现有技术解决上述问题具有合理的成功预期。在具体判断改进动机时，应当综合考虑改进动机的促进因素和阻碍因素来判断是否满足改进动机的产生条件。就促进因素而言，具体可以考虑现有技术的教导、合乎逻辑的分析和推理、本领域以及市场的普遍需求、和有限的试验4个因素。下篇中，本文将继续讨论改进动机的阻碍因素。

注释（上下滑动阅览）

【1】国家知识产权局专利复审委员会：《以案说法—专利复审、无效典型案例指引》，知识产权出版社，2018年9月第一版，第170页。

【2】Intelligent Bio-Sys., Inc. v. Illumina Cambridge Ltd., 821 F.3d 1359, 1367–68 (Fed. Cir. 2016)

【3】Guidelines for Examination in the EPO, March 2024, Part G – Chapter VII-5.3

【4】同注1，第174页。

作者：王珏磷

编辑：Sharon