摘要：对于很多人来说，申请美国专利时，收到最终驳回（Final Rejection, FOA）无疑是一个困扰。

对于很多人来说，申请美国专利时，收到最终驳回（Final Rejection, FOA）无疑是一个困扰。

实务中，有申请人收到FOA，认为专利审查就此终止了，甚至会选择放弃。

这种做法实际上是陷入了“FOA＝驳回”的认识误区。

今天，我们就来打破这个误区，全面解析什么是FOA，以及收到FOA时能够采取的各种应对程序，让大家了解面对FOA时的正确“姿势”！

ONE

什么是FOA？

我们可以看看FOA的相关法条，37 CFR § 1.113 Final rejection or action：

• (a) On the second or any subsequent examination or consideration by the examiner the rejection or other action may be made final

意思是，在第二次或随后的审查或考虑过程中，审查员可以发出最终驳回意见（FOA)。

更具体的，当申请人提交美国专利申请后，收到OA的情况可能会是这样的：

• 第一次OA会收到“非最终驳回”（Non-Final Rejection，NFOA），给予申请人机会来回应并克服缺陷。

• 如果NFOA答复没有克服缺陷，审查员也没有提出新的驳回理由，那么第二次OA就会收到FOA。

根据经验，实务中大部分美国专利申请在第二次审查时就收到了FOA。

为什么会这样呢？

其实这是中美实审程序的差异决定的。不同于中国程序的“一次缴费+终审驳回”，美国的实审程序采用更灵活的分段缴费无驳回方式，交一次费，审查员进行一轮有限次数（一般为2、3次）的审查。

看到这里，大家明白了吧，FOA不是终审驳回的意思，而是指本轮的审查次数已耗尽。

如果申请人想继续推进专利，进入下一轮审查，该怎么办呢？

TWO

应对FOA的几种后续程序

USPTO官网中，Patent process overview部分指出了应对FOA的3种常见后续程序。

• After an office action is indicated as final, you still have multiple options, the most common of which are as follows:

○ Filing a reply after final under 37 CFR 1.116 or under the After Final Consideration Pilot 2.0 that addresses all rejections and objections（答复＋驳回后重审试点）

○ Filing a Request for Continued Examination (RCE) in order to continue prosecution of your application（继续审查请求）

○ Filing a Notice of Appeal with the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)（上诉）

也就是说，收到FOA后，申请人可以自行选择是否继续审查，以及通过什么程序继续。

比如，某些情况下可能会直接答复，某些情况下可能会在答复FOA的同时提交继续审查请求（RCE），某些情况下可能会提出上诉（Appeal）……

具体该选择什么程序，需要申请人根据案件情况，结合多种因素综合考虑。

接下来，我们可以先通过本文提前了解下这几种程序。

第一种 直接答复FOA

直接答复是指，申请人收到FOA后，直接对审查员在FOA中的意见进行答复。

MPEP 714.13规定， 直接答复FOA后，符合37 CFR 1.116规定的修改可以被接受，审查员接受答复理由即可授权。如果不符合37 CFR § 1.116的要求，或者不被授权接受，审查员将通过AA（PTOL-303）作出回应。

指导意见（Advisory Action，AA）相当于对FOA答复的进一步拒绝。

换句话说，AA就等于审查员告知申请人“您的FOA答复没有通过，申请不能获得授权，请重新答复或者采取其他措施”的一封通知书。

那么在什么情况下，审查员会下发AA呢？

如果FOA的答复内容仍然没有克服缺陷，审查员会下发AA。

如果FOA答复中包含实质性权利要求修改和/或实质性论据，审查员认为需要花费时间进一步检索和审查，也可能会下发AA。

关于费用

需注意，如果FOA答复时间不控制好，后续下AA可能会导致延期费。

有关AA及其延期的更多内容，我们后续将会通过专文给大家介绍，敬请关注。

第二种 请求继续审查

Continued Examination (RCE)

前面我们提到过，美国实审是交一次费，审查员进行一轮有限次数的审查，收到FOA意味着本轮的审查次数已耗尽。

看到这里，有人会想：“那我再交一次费，是不是就又能获取审查次数？”

的确如此。

法条37 CFR § 1.114 作了相应规定：

• (a) If prosecution in an application is closed, an applicant may request continued examination of the application by filing a submission and the fee set forth in § 1.17(e) prior to the earliest of.

• (d) If an applicant timely files a submission and fee set forth in § 1.17(e), the Office will withdraw the finality of any Office action and the submission will be entered and considered.

这就是第二种程序——继续审查（RCE），即申请人可以通过缴纳37 CFR 1.17(e) 条规定的费用来请求审查员继续审查专利。

一般来说，缴费后，申请人又会获得两次审查机会。

怎么申请RCE？

申请RCE一般有两个时机。

第一个时机：答复FOA时，提交RCE。

这相当于放弃上一轮审查的一次FOA答复机会，直接通过RCE“购买”新一轮审查。

这种做法的好处是，申请人可以有较为充裕的时间来准备RCE。

第二个时机：答复AA时，提交RCE。

也就是申请人先提交一次FOA答复，答复没有通过时，审查员会下发AA。

申请人收到的AA中会指出，如果申请人希望基于先前递交的FOA答复的内容继续审查，则答复AA时需要提交RCE。

这相当于在上一轮审查完全结束后，再通过RCE“购买”新一轮审查。

这种做法有好处有坏处，好处是申请人可以多一次抗辩的机会，坏处是申请人需要卡答复AA的3个月期限和6个月绝限，准备RCE的时间可能不太充裕，甚至要交延期费。

如果在新一轮审查中，审查员接受答复理由，那么申请人会收到授权缴费通知书（Notice of Allowance）。否则，申请人可能会收到新的驳回（如，NFOA）。

当然，收到新的驳回也无需担心，这并不意味着专利之路结束了。 目前美国对提交RCE请求的次数没有限制，理论上只要申请人愿意，就可以通过不断请求RCE，使专利局一直审查下去，直到获得授权。

关于费用

RCE是有官费的，USPTO fee schedule上罗列了RCE的费用，如下：

AFCP是USPTO为了帮助审查员尽快处理FOA答复，减少申请人提交RCE次数而推出的试点项目。

AFCP程序可以给审查员一定的额外时间（Non-production hour）来检索和/或考虑FOA的答复：

对于发明专利，额外时间不超过3小时；

对于外观设计专利，额外时间不超过1小时。

AFCP只适用于有限的情况，比如，实务中将从权上提到独权中作抗辩的情况。因此，当申请人的抗辩空间非常有限，需要进一步添加少量新特征时，可以选择AFCP。

换句话说，AFCP适用的是，对权要有修改但是修改幅度不大的情况。

如何申请AFCP？

AFCP可以在收到FOA后提出，也可以在收到AA（未申请AFCP) 后提出。

收到答复与AFCP请求后，若不需要额外时间进行检索、审查，或者需要的时间在AFCP 项目允许的时间内，审查员会仔细参考答复文本，决定申请是否授权。

如果申请可以获得授权，那么审查员会下发授权及缴费通知（Notice of Allowance）。若是申请不能授权，审查员则需要与申请人进行访谈。

当然，还有这样一种情况，如果审查员认为递交的答复需要进一步深入地检索与审查，而审查员需要的时间远多于AFCP项目提供的时间，那么审查员很有可能会以AA的方式下发与原先一致的驳回答复，要求申请人递交RCE。

原则上，针对FOA，只可以提交一次AFCP。例如，答复FOA时提交了AFCP，那么后续若收到AA，答复AA时就不能再次申请AFCP了。相反，答复FOA时没有提交AFCP，答复AA时可以申请AFCP。

还需要注意的是，正是因为AFCP程序下，给审查员的额外时间有限，因此，AFCP下对权要的修改也是有限度的，即：使得审查员能通过有限的额外时间进一步考虑或检索，以确定新的权利要求是可授权的。

关于费用

AFCP无官费。

第四种上诉

Appeal

前面三种程序都是建立在申请人想要答复FOA的基础上的。

实际上，申请人收到FOA后，也可以不答复，直接上诉（Appeal）。

Appeal类似于中国的复审程序，通过Appeal，专利申请将被转交给上诉委员会（the Patent Trial and Appeal Board, PTAB），由三名资深审查员组成的合议组对案子进一步审查。

如果说RCE相当于花钱买审查员的时间来进一步审查专利，那么Appeal就相当于花钱请其他资深审查员进一步审查。

值得一提的是，Appeal并不仅限于针对FOA，只要申请中任一项权要已经被驳回两次，就可以提出Appeal。

并且，这两次驳回并不一定要在同一件申请的审查程序中发生。例如，如果一个权要在母案中被驳回过，该权要也出现在继续申请中并再次被驳回，即使继续申请的审查中对该权要的驳回可能仅仅第一次提出（如NFOA），此时仍然可以选择提出Appeal。

关于费用

需注意的是，在美国专利申请中，Appeal是一个相对比较极端的选项，周期比较长，且费用很高。

37 CFR § 41.20(b)(1) 规定的费用如下 ：

更多的话

有这么多应对FOA的程序，申请人应该选择那一个呢？

其实，每个案子的情况都不同，申请人需要结合多种因素综合考虑。但是应对FOA既需要申请人对审查流程有深入理解，又需要对具体案件有精准判断，还需要具有丰富的实务经验和技巧。

因此，笔者建议申请人找经验丰富、高水平的机构或代理人处理，这样成功率会高得多。

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来源：武信忠正