摘要：欧洲专利局（EPO）现行《审查指南》明确要求，专利说明书必须与授权权利要求保持一致，然而，近年来，技术上诉委员会在是否强制要求专利权人进行说明书修改问题上存在明显分歧。
整理：Adam Lacy，贡献者：Elisabeth Engelhard、Christopher Schoene等。
一、说明书修改必要性或将提交上诉委员会
欧洲专利局（EPO）现行《审查指南》明确要求，专利说明书必须与授权权利要求保持一致，然而，近年来，技术上诉委员会在是否强制要求专利权人进行说明书修改问题上存在明显分歧。
正如先前综述所述，备受关注的T 56/21案[1]中，技术上诉委员会驳回了将“说明书适应性修改的必要性”提交扩大上诉委员会的请求。裁决理由认为，当前判例法“仅体现演进，而非实质性分歧”，因此无需最高司法机构介入统一解释。这一结论引发业界广泛质疑，部分专业人士指出，T 56/21案否定强制修改说明书的裁决与部分技术上诉委员会的立场相悖，可能导致EPO内部实践分裂[2]。
在 T 697/22 案（EP 2 124 521）[3]的最新会议中[4]，技术上诉委员会主席宣布，当前各方对说明书修改必要性存在分歧，且现有判例法对于“修改说明书以适应权利要求是否符合《欧洲专利公约》第84条”存在分歧，而这一问题的答案对辅助请求 1E（即辅助请求 1E 的权利要求及异议部门修改后的说明书）的可受理性至关重要，委员会决定以书面形式继续程序，并计划提请扩大上诉委员会裁决该问题，预计将在2025年作出明确规则。
此外，EPO局长近期在对G 1/24案[5]的评论[6]中，也敦促扩大委员会就此提供明确指引，业内普遍预期，这一争议有望得到权威解答。
二、G 1/24案初步意见发布：权利要求解释或可参考说明书及附图
正如我们此前所述，G 1/24案被认为是近十年来最具影响力的裁决之一，在3月底的口头审理之前，扩大上诉委员会发布了初步意见[7]，对我们在可专利性评估中关于权利要求解释的三大关键问题提供了见解：
在评估一项专利的可专利性时，是否应将《欧洲专利公约》第69（1）条第二句和《欧洲专利公约第 69 条解释议定书》第1条应用于解释专利权利要求？在解释权利要求以评估可专利性时，是否可以参考说明书和附图？如果可以，是普遍参考，还是仅限本领域技术人员认为单独阅读权利要求时不够明确时才可以参考？在解释权利要求以评估可专利性时，是否可以忽略说明书中明确给出的关于权利要求术语的定义或类似信息？如果可以，在哪些条件下可以忽略？扩大委员会发布的初步意见倾向于允许在解释权利要求时参考说明书和附图（参见对问题1和2的回答）。但对于问题3，他们认为可能不予受理，且未进一步说明详细原因，笔者推测，或许是对问题2的回答使问题3变得无关紧要。
我们将在下一季度更新中继续跟进这一重要案件的进展。
三、后发布数据可能破坏医疗用途专利的充分性
在审查医疗用途专利中，充分性是关键，即发明的公开必须足够清晰和完整以供本领域技术人员实施。G 2/21裁决第77段[8]对此设定了严格标准：“为确保发明公开足够清晰完整以供本领域技术人员实施，申请文件中必须提供所声称治疗效果的证据。若缺乏实验数据，且，且本领域技术人员无法确信治疗效果可实现，则此缺陷无法通过后发布的证据弥补。”
然而，T 816/22案[9]表明，这一严格要求对异议人提交的反证并非同样适用。涉案专利包含第二阶段临床数据，委员会在第7段认为这些数据“足以让本领域技术人员在申请时相信治疗效果可实现”。然而，异议人提交了第三阶段数据（采用相同剂量方案且在权利要求范围内）却在第16段裁定被委员会裁定，这些数据“足以基于可验证事实提出严重怀疑，质疑治疗效果是否实现”，最终，专利因不可重复被判定充分性不足而撤销。
遗憾的是，委员会未对专利权人与异议人在后发布证据适用规则上的差异发表评论。这一判例的普遍适用性值得进一步关注。
四、霍夫曼艾特勒律师事务所对EPO判例法的重要贡献
过去一年中，霍夫曼艾特勒（Hoffmann Eitle）团队对EPO判例法的关键案例做出了显著贡献，彰显了我们在专利法律实践中的影响力。
1. 更换异议部门成员（EP 3368069 B1）
EPO异议部门（Opposition Divisions，OD）成员因出现偏袒而被更换的情况极为罕见。然而，在针对EP 3368069 B1的异议中，霍夫曼艾特勒团队的请求促成了这一结果。案件发展如下：
霍夫曼艾特勒团队代表一位异议人，在听证会前获悉，异议部门第一审查员曾与专利权人通过电话讨论被异议专利的分案申请；我们迅速提交书面请求，要求更换该审查员，理由是电话交谈构成偏袒嫌疑，依据《欧洲专利公约》第24条及G 5/91判例[10]，足以支持回避请求；尽管通话的具体内容不明，但显然与异议案件的权利要求和文件高度相关，因此，无法排除审查员在未听取异议人意见前，已受到专利权利立场不当影响的可能性。请求获得批准后，该审查员在听证会前被替换，涉案专利最终被撤销。据悉，这是EPO异议部门成员首次在此情境下被替换。此案提醒异议人需密切关注OD工作人员与专利分案申请相关的行为。
2. T 2229/19案：在诉讼程序后期删除从属权利要求的行为可能不予受理
众所周知，EPO上诉委员会对上诉程序后期提交的新请求的可受理性采取严格规定，但通常允许删除无效的从属权利要求。然而，霍夫曼艾特勒团队代理的T 2229/19案件[11]首次证明，若请求时机不当，即使仅删除无效从属权利要求，仍可能因违反《上诉程序规则》（RPBA）被拒受理。
本案一审中，异议部门认为从属权利要求未增加新内容，但主请求充分性不足，决定撤销该专利。在上诉初期，专利权人维持主请求，未针对从属权利要求的增加内容异议提交任何新请求，而霍夫曼艾特勒代表的异议人则坚持持续主张这些从属权利要求存在问题。
正如EPO上诉程序中常见的情况，上诉委员会的初步意见并未沿袭异议部门的裁决，而是认定从属权利要求确实增加了内容。专利权人在上诉后期对此作出回应，提交了删除这些从属权利要求的辅助请求。
霍夫曼艾特勒团队随即代表异议人要求不予受理这些新请求，依据《上诉程序规则》（RPBA）指出，此阶段提交的请求除非存在“特殊情况”[12]，否则不应被接受。
上诉委员会通常允许此类后期删除请求，但在本案中，委员会明确拒绝受理这些请求。裁判理由如下[13]：
请求视为修改：如异议人所主张，提交一组新的权利要求应视为对上诉案件的修正，即使只删除了从属权利要求，其是否被受理也取决于委员会的自由裁量，这与过往的若干判例一致[14]。尚未解决充分性不足的问题：委员会采纳了异议人的进一步观点，新请求虽消除了增加内容的异议，但未解决充分性不足的问题——异议部门正是因此撤销专利，委员会初步意见也认同此缺陷。辅助请求未能有效解决上诉程序中提出的可受理性争议，未满足RPBA[15]的要求。时机不当：委员会强调，一审对增加内容的否定裁决并不免除专利权人及时回应原始异议的责任。由于专利权人未及早调整，所有在案请求均含问题条款，专利最终被撤销。3. T 1324/21案：基于保密数据确认公开的在先使用
在T 1324/21案[16]中，EPO上诉委员会首次明确：企业内部保密文件可作为现有技术抗辩的关键证据，即使文件内容未向公众披露。涉案专利涉及含有利福昔明（rifaximin）特定多晶型物的药物组合物，异议方主张，该专利优先权日前市售的 Xifaxan® 片剂已含相同晶型，专利缺乏新颖性。
一审中，异议部门认为该内部测试文件属机密，不应被视为现有技术，证据被排除。但上诉委员会援引G 1/92原则，强调如果公开产品的成分可被分析再现，则属于现有技术，证据的保密性不影响其证明效力，专利最终被撤销，这一裁决凸显证据记录的重要性。
4. T 1639/21案：协同作用不必然具备创造性
在EPO，协同技术效果常被视为专利具备创造性的依据。但T 1639/21案[17]在霍夫曼艾特勒团队的倡导和推动下澄清，协同作用本身并非创造性的充分条件，协同作用若可由现有技术合理预期，则不足以支撑创造性.
该案涉及mRNA疫苗与抗免疫检查点抗体的组合，区别仅在抗体靶点不同。委员会承认其协同效果，但认为现有技术已揭示类似效果，问题在于本领域技术人员是否合理预期新靶点也能实现协同效果。委员会认为，基于现有技术和公知常识，技术人员完全可以预见这种效应，因为它源于间接的作用机制，而非不可预测的分子交互。涉案专利被认为缺乏创造性，最终被撤销。
5. T 943/22：异议人撤诉后上诉审查范围受限
在EPO上诉程序中，如果所有异议人均提出撤诉，委员会仅审查已提出的异议理由（如“新增内容”），不再主动审查其他潜在无效事由。T 943/22案[19]进一步明确了当所有异议人撤回后，上诉审查的范围：
在异议程序中，即使异议人撤诉，异议部门仍可依职权继续审查专利的有效性；在上诉程序中，若所有异议人撤诉，上诉程序原则上终止，委员会无权自行引入新的无效理由或扩展审查范围。案件一审中，主请求因增加内容被否，专利权人上诉请求恢复。然而，所有异议人随后撤回了异议。虽然《欧洲专利公约》第84(2)条[20]允许欧专局在异议撤销后继续异议程序，但这不适用于上诉程序。本案在口头审理阶段，主请求得到了委员会的认可，但委员会援引G 8/91[21]和G 8/93[22]案两项判例裁定，无法审查已撤回异议人的其他无效理由。
此裁定对专利权人有利，限制了上诉委员会的审查范围。
五、结 语
本季度EPO裁决在多个关键领域推动专利实践发展，涵盖权利要求解释、充分性及程序规则等重要议题，为EPO专利申请和异议策略提供了重要参考。未来，G 1/24等关键裁决的发展值得业界密切关注。
注释（上下滑动阅览）
【1】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t210056eu1
【2】https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/11/01/la-zizanie-de-loeb-sur-ladaptation-de-la-description/
【3】https://register.epo.org/application?number=EP07704142&tab=main
【4】https://register.epo.org/application?documentId=M510DAHZ1OMM7LI&number=EP07704142&lng=en&npl=false
【5】https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/referral-enlarged-board-appeal-g-124-heated
【6】https://register.epo.org/application?documentId=M3EH5XQ61QO0V2B&number=EP14806330&lng=en&npl=false
【7】https://register.epo.org/application?documentId=M6T4T8TWO55AR5L&number=EP14806330&lng=en&npl=false
【8】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g210002ex1#%3A~%3Atext%3DIn%20order%20to%20meet%20the%20requirement%20that%2Ccannot%20be%20remedied%20by%20post-published%20evidence
【9】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t220816eu1
【10】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g910005ep1
【11】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t192229eu1
【12】https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/rpba.html#%3A~%3Atext%3Dto%20new%20objections.-%2C(2)%2Cwhich%20have%20been%20justified%20with%20cogent%20reasons%20by%20the%20party%20concerned.%2C-(3)
【13】https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t192229eu1.pdf，见25-30条
【14】https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr_v_a_4_2_2_d.html#%3A~%3Atext%3DFor%20further%20decisions%2Cwithout%20supporting%20reasons)
【15】https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/rpba.html#%3A~%3Atext%3Dthe%20suitability%20of%20the%20amendment%20to%20resolve%20the%20issues%20which%20were%20admissibly%20raised%20by%20another%20party%20in%20the%20appeal%20proceedings
【16】https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t211324eu1.pdf
【17】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t211639eu1
【18】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t220943eu1
【19】https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a84.html
【20】https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/a84.html
【21】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g910008ep1
【22】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g930008ep1
关于霍夫曼艾特勒
霍夫曼艾特勒（HOFFMANN EITLE）知识产权律师事务所是一家成立于 1892 年的欧 洲知识产权律师事务所。总部设在慕尼黑，另有七个办公室分别位于英国伦敦、德国杜塞尔多夫和德国汉堡、西班牙马德里、巴塞罗那、意大利米兰和荷兰阿姆斯特丹。霍夫曼艾特勒现拥有逾 120 名具有不同国家法律资质的专业知识产权专业人员。公司拥有五百多名员工，为欧洲规模最大的知识产权事务所之一。霍夫曼艾特勒连年在各类排名中被列为顶尖知识产权事务所，经常被世界权威律所评价杂志评选为“最佳欧洲知识产权律所”， “明星知识产权律师事务所”。它尤其在欧洲异议程序中取得了不同寻常的卓越表现。
作者：Adam Lacy
编辑：Sharon
来源：知产前沿