摘要：实务中有很多可能，比如申请人因为预算有限委托了专业度不够的国内代理所申请CN，或涉外专利经验少的国内代理所申请PCT；也可能是递交美国专利后，技术有所更新，导致原CN或PCT没覆盖……
在美国专利的相关实务中，我们经常接到这类咨询：
“专利打算进入美国，但我对国内优先权/pct文件不满意，还有挽回的机会吗？”
有，只要在落地美国前及时补救，就能挽回！
01对原CN/PCT不满意的可能原因？
补救前，我们先来看看申请人为什么会对国内优先权/PCT文件不满意。
实务中有很多可能，比如申请人因为预算有限委托了专业度不够的国内代理所申请CN，或涉外专利经验少的国内代理所申请PCT；也可能是递交美国专利后，技术有所更新，导致原CN或PCT没覆盖……
归根结底是原始申请书存在问题，要补救美国申请，就需要在落地美国前对申请书进行修改。
问题来了，申请人可以随心所欲地修改申请书吗？
不能，申请书的修改要受到申请途径的限制，不同途径允许的修改范围是不同的。
因此，扭转美国专利局势的核心要看途径是否选对！
02有哪些途径？
在往期文章中说过，申请美国专利有三种途径：直接申请、PCT途径和巴黎公约途径。
申请美国专利三种途径的基础介绍：直接申请、PCT和巴黎公约
其中，PCT途径和巴黎公约途径是基于国内申请申请美国专利的两种途径，它们各自有其修改限制。
1、PCT途径
关于PCT途径的详细介绍，大家可以点击往期文章查看。
2min读懂PCT国际申请流程——PCT为何会给申请人更多海外专利布局的时间，你真的懂吗？
PCT申请进入国家阶段时，有两种落地美国的方式：“371途径”和“Bypass途径”。
① 371途径
“371途径”是指，专利申请按照美国专利法35 U.S.C. § 371规定的国家化程序，直接进入美国。
此时，PCT申请与进入美国的申请在法律上被视为同一件申请。因此，371途径对于申请书的修改规定较严格。
具体而言，需要遵守《专利合作条约》第19条的规定。
19：(1)The applicant shall, after having received the international search report, be entitled to one opportunity to amend the claims of the international application by filing amendments with the International Bureau within the prescribed time limit.
(2) The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed.
机译：(1) 申请人在收到国际检索报告后，有权在规定的期限内向国际局提交修改书，对国际申请的权利要求进行一次修改。
(2) 修改不得超出国际申请时公开的内容。
也就是，允许修改权利要求书，但修改不能超出原PCT申请的范围，换言之，不能加入new matter。
并且，如需修改说明书中的错误，即使是非常小的变更，也需要按照规定递交PA（preliminary amendment，PA）来修改，不可直接在申请文本上进行改动。
②Bypass途径
“Bypass途径”又称“111途径”，是指专利申请以PCT申请为母案，依据美国专利法35U.S.C.111，向美国专利商标局（USPTO）提出一件续案，该续案就是通过该途径落地的美国申请。
此时的美国专利申请本质上是PCT的续案，续案相当于一件新的美国申请。
而美国续案有两种类型：续案（CA）或部分续案（CIP）。CA案要求对说明书的修改不能超出母案的范围，而CIP案可以超范围，也就是允许添加“new matter"。
因此，Bypass 途径对申请书的修改较为灵活。如果说明书中不需要加入new matter，可以以续案（CA）的形式递交；如果需要加入new matter，可以通过部分续案（CIP）的方式递交。
但需要注意的是，部分续案（CIP）中新增的new matter部分不能享受母案申请日。
2、巴黎公约途径
巴黎公约途径是指，提出国内申请后，根据巴黎公约规定，在规定期限内向其他成员国提出申请并要求国内优先权的途径。
此时，国内申请会作为美国专利申请的优先权文件。
巴黎公约途径并不限制对优先权文件的修改，申请人可以加入原优先权文件中没有的内容，也就是new matter。
但需要注意的是，新增的new matter部分同样不能享受优先权文件的申请日。
看到这里，大家已经清楚各种途径的修改限制了，那么要怎么选对途径呢？
03如何选对途径？
关键在于“new matter”问题。
如果申请人评判自己的说明书后，认为需要增加“new matter“，那么就要选择支持“new matter”的途径进入美国。
怎么判断需不需要增加“new matter”？
笔者按照实务经验，将申请人不满意的申请书大致分为四类，申请人可以“对号入座”，判断自己的申请书到底属于哪个类型。
1、原始技术内容充分说明，但是权要构建不好、说明书存在明显错误等；
2、原始技术内容说明存在偏差或者未说明完整、说明书支撑不够、描述不准确等；
3、未考虑到后续分案或者续案，没有在原始技术内容基础上充分扩展；
4、由于中美规定的差异，原始技术内容进入美国可能存在授权风险。
如果申请书属于第1类，则可以通过直接修改权要、说明书本身的错误实现，不需要“new matter”。
但如果属于第2、3类，要想为技术争取更有力的专利保护，就需要增加“new matter”。
第4类申请书的修改较为复杂，需要根据实际情况来判断需不需要增加“new matter”，具体可以查看往期文章了解。
“美国112问题”，就是中国专利法26.3+26.4？
当然，以上只举了几个常见的类型，说明书的具体情况还需要申请人结合实际情况判断。
总的来说，通过巴黎公约途径进入美国的申请人，不用担心“new matter”的问题。而通过PCT途径进入美国的申请人，要想加入“new matter”，在落地方式上需要选择Bypass途径。
更多的话
巴黎公约途径和PCT中的Bypass途径，为挽救国内优先权/PCT文件提供了更大的灵活性。
然而，选择适合的途径不仅仅取决于是否需要增加“new matter”，还可能受到审查速度、费用、申请策略等多种因素的影响。因此，建议申请人在选择落地途径时，最好咨询专业的代理机构。
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来源：暴躁科学家
