摘要:已经授权的专利保护的是计算机执行的技术方案,最后却因为专利的权利要求不满足《美国法典》35 U.S.C.§101(即,存在美国101问题)而被无效。
已经授权的专利保护的是计算机执行的技术方案,最后却因为专利的权利要求不满足《美国法典》35 U.S.C.§101(即,存在美国101问题)而被无效。
在美国,为什么计算机执行的技术方案不是专利保护的对象,存在美国101问题?
看完今天的美国诉讼案例,或许就能找到答案。
01美国案例梳理
FairWaring IP, LLC(以下简称“专利权人”)起诉Iatric Systems, Inc(以下简称“被诉侵权方”),指控其侵犯了美国专利号US8578500B2(以下简称“涉案专利”)的权利要求,并上诉至美国佛罗里达中区地方法院(以下简称“地方法院”)。
地方法院于 2015 年 6 月 24 日裁定专利权人所主张的权利要求因违反了《美国法典》35 U.S.C.§101的适格性要求(即,存在美国的101问题/不属于专利保护的对象)而无效。
专利权人不服,继续上诉至联邦巡回上诉法院(以下简称“联邦法院”)。
联邦法院最终维持地方法院的无效裁定。
02诉讼焦点
我们先来了解涉案专利的相关权要:
1. A method of detecting improper access of a patient's protected health information (PHI) in a computer environment, the method comprising:
generating a rule for monitoring audit log data representing at least one of transactions or activities that are executed in the computer environment, which are associated with the patient's PHI, the rule comprising at least one criterion related to accesses in excess of a specific volume, accesses during a pre-determined time interval, accesses by a specific user, that is indicative of improper access of the patient's PHI by an authorized user wherein the improper access is an indication of potential snooping or identity theft of the patient's PHI, the authorized user having a pre-defined role comprising authorized computer access to the patient's PHI;
applying the rule to the audit log data to determine if an event has occurred, the event occurring if the at least one criterion has been met;
storing, in a memory, a hit if the event has occurred; and
providing notification if the event has occurred.
机译:
1.一种在计算机环境中检测对患者受保护的健康信息(PHI)的不当访问的方法,该方法包括:
生成用于监控审计日志数据的规则,该审计日志数据表示在计算机环境中执行的与患者的 PHI 相关联的至少一项交易或活动,该规则包括与超过特定量的访问、在预定时间间隔内的访问、特定用户的访问相关的至少一个标准,这表明授权用户对患者的 PHI 进行了不当访问,其中不当访问表明患者的 PHI 可能被窥探或身份盗窃,授权用户具有预定义的角色,包括对患者的 PHI 的授权计算机访问;
将规则应用于审计日志数据以确定事件是否发生,如果满足至少一个标准则发生该事件;
如果事件已经发生,则将命中存储在存储器中;并且
如果事件发生则提供通知。
专利权人上诉到地方法院后,地方法院不仅没有对被诉侵权方进行侵权判决,反而基于《美国法典》35 U.S.C.§101以及专利适格性测试方法,认为专利不满足专利适格性的明确性要求(即,存在美国的101问题/不属于专利保护的对象),判决专利无效。
那么35 U.S.C.§101具体规定了什么内容?专利适格性测试方法如何测试客体问题?专利又是为什么被判无效的呢?我们先来理清楚这些点。
1)35 U.S.C.§101
我们先来了解下35 U.S.C.§101的内容。
法条原文:
35 U.S.C. § 101 - Inventions patentable
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
法条译文(机译):
35 U.S.C. § 101 - 可授予专利的发明
任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、制品或物质的组成,或其任何新的且有用的改进,均可依照本编规定的条件和要求获得专利。
简单来说,101规定了可以获得授权的主题。即如果专利想要授权,其必须属于可专利的主题。
如果单看35 U.S.C.§101规定的内容,本案例的技术方案应该不存在美国101问题。
但其实,美国客体问题的判断主要根据专利适格性测试方法。
2)两步专利适格性测试方法
美国法院会引用历史类似判例来进行判决,Alice Corp. v. CLS Bank International (以下简称"Alice案")是美国最高法院在2014年做出的一项重要判决,它涉及专利的适格性问题。
Alice 案件确立了判断软件专利适格性的重要标准,即“两步专利适格性测试方法”。该方法要求通过两步法来判断专利是否符合专利适格性。
具体包括:
第一步,确定权利要求是否涉及不可专利的主题(抽象概念、自然规律、自然现象等);
若涉及,则进入第二步:判断权利要求是否包含“发明性概念”。
简单来说,如果权利要求被判别为不可专利的主题范围,那么还需要分析权利要求中的其他要素(例如,额外的技术改进),判断它们是否将权利要求转化为可专利的发明,若存在足够的“额外要素”,使权利要求整体上构成“对不适格主题的显著超越”,就有可能满足适格性要求。
3)地方法院判决解释
基于两步专利适格性测试方法,地方法院认为:
专利实质上指向的是“分析人类活动记录以检测可疑行为”的抽象概念,因此,专利不属于35 U.S.C.§101中可专利性的主题。
然而,在上述抽象概念基础上,地方法院发现专利中的“在计算环境中执行”、“应用规则”、“存储结果”以及“提供通知”等,这些步骤不一定需要使用计算机或任何其它技术,计算机在其中只不过是用于执行抽象概念的指令,属于计算机的通用范畴,未能描述对计算机本身功能的改进,因此也不满足两步专利适格性测试方法中的第二步。
据此,专利因不满足适格性的要求,被认定为无效。
但专利权人却认为:
权利要求解决了计算机环境特有的技术问题,例如,涉及处理不同格式的审计日志数据并生成用户活动的完整图像。并称分析审计日志数据与分析人类行为不同,因为审计日志数据检查的是在计算机环境中执行的活动的电子足迹或踪迹。
技术方案本来就是计算机执行,专利权人坚持以计算机执行来争辩真的有用吗?
03如何判断是否满足适格性要求?
针对争议焦点,联邦法院援引了多个历史类似判例,来进行判决。
首先,针对抽象概念问题。联邦法院同意地方法院认为专利实质上指向的是抽象概念。
并给出进一步解释:专利的权利要求1的核心内容涉及收集和分析信息以检测欺诈行为,并在此基础上发出通知,而“收集信息”和“分析信息”属于人脑中执行的观察和判断,已被明确归类为抽象概念的范畴。
可见,即使在专利描述中涉及到在计算机环境中执行,但是只要专利的核心内容涉及抽象概念的范畴,例如,属于可以在人脑中执行的观察、判断和评估等,则该专利可以被归类为抽象概念。
接着,针对是否存在技术改进,联邦法院也同意地方法院的判决,认为不存在技术改进。并给出解释:尽管权利要求使用了计算机和特定规则来分析审计日志数据并生成用户活动的完整图像,但这些规则并未超越传统的人工欺诈检测方法,仅仅是将其自动化,即,本案中的规则并未对技术流程作出实质性改进,而是将已有的检测方法编码为计算机程序,属于“在计算机上实施抽象概念”而非“技术方案改进”。
同时,使用通用计算机组件组合不同数据源的操作未解决计算机技术领域的特定问题,也未超越传统的抽象概念范畴。此外,针对与权利要求1对应的系统权要和介质权要,其只添加了基本的计算机硬件的名义叙述,例如“具有计算机可执行指令的介质”和“微处理器”等,也未对技术进行改进。
因此,联邦法院认为无论是单独分析还是综合分析,权利要求的限制都未能添加足够的“额外要素”以将所要求的收集和分析信息以检测滥用的抽象概念“转化”为“可获得专利资格的申请”,因此权利要求违反了《美国法典》35 U.S.C.§101的明确性要求而无效。
04有抽象概念,小心美国101问题!
这个案例告诉我们:
能在人脑里完成的过程,都会被认为是抽象概念
即使抽象概念执行的主体是计算机,也改变不了被认定为抽象概念的事实
一旦被认为是抽象概念,想要扭转101问题,抽象概念以外的额外要素需要足够强
更多的话
美国专利商标局(USPTO)在2019年发布了《2019年专利适格性修订指南》,该指南对专利适格性的评估进行了更细致的补充和修订。在撰写美国专利时,可以参照指南中的规定,避免专利达不到适格性的明确要求。
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